商標権の侵害


「商標の使用」の説明で、指定された商品や役務について、商標法で定義された行為が、商標権者によって、独占排他的に使用される行為であることをご理解いただけたと思います。
これが、「商標の類似範囲」の図で説明した、権利者が専有する同一範囲です。

第三者が、権利者の専有する同一範囲と禁止されている類似範囲で商標を使用する場合にも、商標権の侵害となることもご理解いただいていると思います。
ではそれ以外の場合には、「商標の類似範囲」の図で説明した類似範囲の外側では、全く自由に使えるのでしょうか、を見ていくことにしましょう。

第三者による商標権と同一の範囲の使用は、商標に化体した信用を害するおそれの強い行為として、本来的な商標権の侵害とされますが、商標法第三十七条では、類似の範囲にまで広げるだけでなく、その予備的行為も侵害そのものとみなして、商標権の保護に完全を期そうとしています。では、予備的行為とはどんな行為でしょうか。

以下の商品の場合の予備的行為、役務の場合の予備的行為、商標を表示した物による予備的行為がそれぞれ定義されています。

(1)商品の場合の予備的行為

a.指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為(商標法第三十七条第二号)
【説明】これは、「商標の使用」の(1)b項の商標を類似範囲まで広げて、その上に所持する行為を予備的行為であるとしたものです。
商品の場合には、譲渡に及ぶ前の行為である所持という行為だけでも侵害とみなされる、ことになります。
ちょっとここで耳慣れない感じが「指定役務に類似する商品」にありますが、逆に「指定商品に類似する商品」というものも、類似の範囲にあります。
例えば、役務「理容」と商品「散髪用ばさみ」とでは、相互に連想させ出所の混同を生じる場合には、類似の範囲とされます。

(2)役務の場合の予備的行為
役務自身は無形の財ですので、直接的には商標を付けることはできませんが、有形物を介して商標を使用でき、需要者の視覚に訴え、自他識別をはたらかせることができる場合があります。

a.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為(商標法第三十七条第三号)
【説明】これは、「商標の使用」の(2)b項の商標を類似範囲まで広げて、その上に受ける者の利用に供する物を所持する行為や輸入する行為を予備的行為であるとしたものです。
役務の場合には、役務の提供に及ぶ前の行為である所持や輸入という行為だけでも侵害とみなされる、ことになります。

b.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為(商標法第三十七条第四号)
【説明】これは、前のa項の役務を提供する者と異なる者による、受ける者の利用に供する物を所持する行為や輸入する行為を予備的行為であるとしたものです。
役務を提供しない者でも、役務を提供する者のために、所持したり輸入する行為でも侵害とみなされる、ことになります。

(3)商標を表示した物による予備的行為
商標を使用するという行為が、シールを貼ったり、タグをぶら下げたりして行われる場合があり、このときのシールやタグを、商標を表示した物として問題としています。

a.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為(商標法第三十七条第五号)
【説明】これは、商標を使用するために、これら商標や類似商標を表示したシールやタグを所持する行為を予備的行為であるとしたものです。商標の使用に及ぶ前でも、これらシールやタグを所持していれば侵害とみなされる、ことになります。

b.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為(商標法第三十七条第六号)
【説明】これは、前のa項の商標を使用する者と異なる者が、商標を使用させるために、これらシールやタグを所持する行為を予備的行為であるとしたものです。
商標を使用しない者でも、これらシールやタグを所持する行為が侵害とみなされる、ことになります。

c.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為(商標法第三十七条第七号)
【説明】これは、前のa項やb項のシールやタグを、製造したり、輸入する行為を予備的行為であるとしたものです。商標を使用しない者でも、これらシールやタグを製造したり、輸入する行為が侵害とみなされる、ことになります。

d.登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為(商標法第三十七条第八号)
【説明】これは、前のc項のシールやタグを、製造するためにのみ用いる物を製造したり、輸入する行為を予備的行為であるとしたものです。
シールやタグを直接製造しなくても、その製造だけに使う物、他には用途のない物、例えば、特徴ある文字や図形の、電子データや金型を製造するだけでも、侵害とみなされる、ことになります。


こうして、商標権の侵害とされる場面は、同一の範囲の使用、類似の範囲の使用、そしてそれらの外側の範囲ですが侵害とみなされる場面と細かく定義されていることを、ご理解いただけたと思います。

次は、このような侵害に際して、権利者が取ることのできる手段として、
差止めの請求と損害賠償の請求がありますので、これらについて少し詳しく見てみましょう。

まず、差止め請求ですが、他人があなたの商標を侵害しているか、侵害とみなされる行為をしている場合に、さらに、今はしていないがこれからそれらの行為に及ぼうとしている場合に、その他人に対して、あなたはそれらの行為を停止すること、以降できないようにする、予防ということを求めることができます。
例えば、あなたが、それらの行為を中止するように警告書を送付し、協議することを求めたとします。もし、その他人が事情を理解して、それらの行為を中止すればいいのですが、その他人が警告書を無視したり、協議にも応じない、それらの行為を中止しない場合には、あなたは、裁判所に商標法第三十七条を根拠に差止めを請求することができるのです。
その他人に対して、あなたはそれらの行為を停止するよう求めるに際して、さらに、予防するという意味で、侵害の行為を組成した物の廃棄や侵害の行為に供した設備の除却などを求めることができるのです。

このように、侵害が疑われる場合には、他人の自由な行為を停止させたり、他人の所有物の処分を求めたりすることができる、強大な権利が生じます。これが、差止め請求です。

次に、損害賠償ですが、基本的な根拠は民法第七百九条(不法行為による損害賠償)にあります。これによれば、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされます。

ここで、損害賠償を請求する側が相手側の「故意又は過失」を立証しなければならないのが通常ですが、商標権の場合には商標原簿に記載され、公示されていることから、侵害の行為をする者は、その商標権が存在することを公示されているのに知らなかったなど、一応過失によってその行為をしたものと推定して(特許法第百三条準用)、立証責任を相手側に転換させられます。
相手側は、損害賠償の責任を免れるためには、過失がないことを立証するか、過失があっても軽過失によりしたことを立証することになります。
具体的には、侵害とみなされる(3)d項のように、商法権の同一の範囲からは、かなり離れた距離のある行為でも、侵害とみなされる可能性があるわけですが、電子データや金型の製造を依頼された、特徴ある文字や図形が登録された商標であるとは知らなかったことや、依頼主が依頼することに正当性があると思い込んでいた、などを主張し、立証することが軽過失の立証につながります。

ここでさらに、損害賠償を請求する側が、いうまでもなく、「損害の額」を立証しなければならないのが通常ですが、商標権の場合には、権利そのものが観念的なものであり立証がむずかしいこと、事業の実体はさまざまですが、ある程度類型化もできることから、損害(逸失利益)の算定方式を以下のようにガイド的に定めています。

@商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。(商標法第三十八条第一項)
【説明】これは、商標を指定した商品に使用する場合、侵害者が販売した商品の数量x権利者の仮定の利益=権利者の損害、という算定をすることができるとしたものです。たかがシールやタグで表示した商標で、商品そのもので得られる利益の額までが損害になるとは、と思いがちですが、たかがシールやタグで済まされないのです。商標の経済活動における重要性がご理解いただけると思います。

A商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。(商標法第三十八条第二項)
【説明】これは、商標を指定する商品に限らないで、指定する役務に使用する場合にも、採用できる算定法で、侵害者が侵害する行為で利益を得たならば、その利益が損害であると、推定することができるとしたものです。
@の損害の額の立証より、侵害者が得た利益の額の立証のほうが、幾分でも容易である場合があるとされています。

B商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。(商標法第三十八条第三項)
【説明】これも、商標を指定する商品に限らないで、指定する役務に使用する場合にも、採用できる算定法で、商標の使用に対し受けるべき金銭の額、いわゆるロイヤルティに相当する額を請求することができるとしたものです。
@の損害の額の立証、Aの利益の額の立証と比べて、より容易とされています。ただし、権利者に損害が生じていないことが明らかな場合には、民法の根拠から請求することができないことに注意が必要です。

以上により、商標権の及ぶ範囲とその権利を行使する場合の差止め請求と損害賠償請求を見てきましたので、あなたの商標を登録する場合のメリット、登録しない場合のリスク、を検討する際に、これらをご考慮いただくことが望まれます。
更に詳しくは、ご遠慮なくお訪ねください。